Как правильно и законно использовать товарный знак, зарегистрированный и в латинском, и в кириллическом алфавитах.

      С 01.01.2008 отношения, связанные с результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (принят 18.12.2006 № 230 – ФЗ; опубликован: Российская газета, N 289, 22 декабря 2006 г.; далее – ГК РФ).

      Вопросы, касающиеся использования и распоряжения исключительным правом на товарный знак регламентируются статьей 1484 ГК РФ, согласно которой лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в соответствии со статьей 1229 ГК РФ, любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

      Исключительный характер права означает, что владелец товарного знака обладает монополией на реализацию тех правомочий, которые заложены в данном субъективном праве. То есть никто, кроме правообладателя не может осуществлять правомочия, составляющие содержание исключительного права на товарный знак.

      Вопрос, в каком виде должен быть использован товарный знак правообладателем, актуален и в ситуации нарушения товарного знака и в доказывании его использования.

      До настоящего времени Федеральный орган исполнительной власти предоставляет государственную регистрацию «двойных» словесных обозначений на латинском и русском алфавитах. Такие товарные знаки занимают немалый процент от общего числа товарных знаков в Российской Федерации. Примеры можно посмотреть на официальном сайте Роспатента в открытых реестрах по товарным знакам.

      Статья 1505 ГК РФ оговаривает, что правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности информация об изменениях, касающиеся товарного знака, но не меняющие его существа. Считается ли использование только одного варианта обозначения (либо латинского, либо русского) в хозяйственном обороте существенным изменением товарного знака нигде не прописано.

      Однако из существующей практики невозможно сделать однозначный вывод, является ли использование одной части (либо кириллицы, либо латиницы) существенным изменением.

      Такой вывод можно сделать, например, судя по решениям Отдела экспертизы заявок на товарные знаки: проводя сравнительный анализ на степень сходства «двойных» обозначений со словесными или комбинированными обозначениями – анализ проводится с той позиции, что такое «двойное» обозначение – вариант одного слова. Так, например, по результатам экспертизы заявленного на регистрацию словесного обозначения «КРАСНЫЕ ХОЛМЫ / RED HILLS», расположенные друг под другом, вынесено решение об отказе в регистрации на основании сходства до степени смешения с товарным знаком по «SWISSOTEL KRASNYE HOLMY». Что и не было оспорено в Палате по патентным спорам.

      Очень похожий случай такого подхода можно проиллюстрировать на примере отказа в регистрации заявленного обозначения «АКВА МА РУСКА ACQUA MA RUSKA» на основании сходства с товарными знаками «MARUSSYA», «MARUSYA MARUSJA MAROUSSIA МАРУСЯ», а также со словесным и комбинированным товарными знаками, включающими словесный элемент «РУСКИ». Что и не было оспорено в Палате по патентным спорам.

      Также были признаны сходными до степени смешения обозначение «BLACK LABEL/ БЛЭК ЛЕЙБЛ» с международной регистрацией «BLACK TAB», было признано фонетическое, семантическое и графическое сходство обозначений, что обусловило ассоциирование знаков в целом

      К сведению, указанные примеры решений Палаты по патентным спорам можно посмотреть на официальном сайте Роспатента в реестре решений Палаты по патентным спорам.

      Также показателен случай признания Палатой по патентным спорам о несоответствии товарного знака «МАГИСТР / MAGISTR» требованиям п. 8 ст. 1483 ГК РФ, поскольку вышеуказанный словесный товарный знак воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования «МАГИСТР» в латинице и кириллице.

      В данных случаях, по мнению Палаты по патентным спорам, некоторое визуальное различие между знаками (двойным и одинарным) носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходтсве.

      Также очень показательным можно считать случаи доказывания правообладателем использования им знака в гражданском обороте в Палате по патентным спорам. В таких случаях бремя доказывание использования знака лежит на правообладателе знака и, как указывается в решении Палаты по патентным спорам, использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа. Соответственно в качестве доказательств представляются договоры об оказании услуг, акты сдачи-приемки, анкеты, презентации, фирменные знаки и т.п., на которых, естественно, «двойные» знаки не расположены в друг под другом и не использованы оба варианта (все примеры можно посмотреть на официальном сайте Роспатента в реестре решений Палаты по патентным спорам).

      Таким образом, можно сделать вывод, что при принятии решений что экспертиза, что Палата по патентным спорам – рассматривают такие «двойные» обозначения как варианты одного слова, и проводят анализ сходства по каждому слову в отдельности, то же касается и учета доказательств использования зарегистрированного товарного знака в гражданском обороте.

      Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, правообладатель может использовать либо кириллическую, либо латинскую часть своего товарного знака, поскольку вышеуказанные примеры подтверждают такой подход.

      В тоже время существует и совершенно противоположная точка зрения, также не лишенная здравого смысла. Согласно статье 1481 ГК свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, что приводит к выводу, что товарный знак должен использоваться в том виде, в котором он выглядит в свидетельстве.

      В качестве примера можно взять дело, рассмотренное Арбитражным судом Нижегородской области.

      Признаки правонарушения, квалифицированного административным (таможенным) органом по ст.14.10 КоАП РФ, состояли в факте ввоза на территорию РФ товара - карамели «Снежок Конти» (производства Украины). Поскольку в обозначении ввезенного товара содержалось словесное обозначение «Снежок», являющееся элементом товарного знака, зарегистрированного на имя кондитерской фабрики «Красный Октябрь», должностные лица таможни обратились к правообладателю товарного знака за подтверждением о разрешении его использования в РФ декларантом, осуществившим ввоз спорного товара.

      Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии правонарушения, поскольку правовой охране товарного знака подлежат два словесных элемента: слово «СНЕЖОК» и его транслитерация «SNEZHOK». Вместе с тем в обозначении карамели «Снежок Конти» транслитерация «SNEZHOK» отсутствует.

      По мнению суда, надлежало представить дополнительные доказательства, например экспертное заключение признанного специалиста в области правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, подтверждающего факт использования декларантом обозначения, сходного с товарным знаком «СНЕЖОК SNEZHOK» до степени смешения.

      Однако таких доказательств в дело не представлялось. В силу этого суд констатировал недостаточность представленных заявителем и третьим лицом доказательств для установления признаков события (объективной стороны) вменяемого декларанту правонарушения.

      В этой точке зрения также есть смысл. Действительно, свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (статья 1481 ГК). При этом согласно пункту 3 статьи 1484 ГК никто не вправе использовать без разрешения правообладателя не только зарегистрированный товарный знак, но и сходные с ним обозначения, если в результате использования таких обозначений для индивидуализации товаров, указанных в свидетельстве, или однородным им, возникает вероятность смешения.

      В настоящее время по данному вопросу не разработано рекомендаций или методик, судить по прецедентному праву тоже пока рано. Так что пока вопрос о возможности использования товарного знака в измененном виде лежит на совести правообладателя. При этом, следует иметь в виду, что при использовании в измененном виде (в нашем случае в латинском или кириллическом варианте отдельно) не должны затрагиваться права третьих лиц. Следует также подчеркнуть, что несоблюдение установленных пунктом 2 статьи 1486 ГК условий по использованию товарного знака, касающихся, в том числе использования его с изменением отдельных элементов, обуславливает возможность прекращения правовой охраны товарного знака досрочно.